Il contratto di licenza nel diritto svizzero
Il contratto di licenza è il meccanismo giuridico con cui il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (brevetto, marchio, diritto d'autore, know-how) autorizza un terzo a utilizzare tale diritto a determinate condizioni, generalmente in cambio di una royalty. Il trasferimento di tecnologia è una forma particolare di licenza che riguarda tecnologie, processi o know-how industriali. PBM Avocats assiste le imprese a Ginevra e Losanna nella strutturazione e negoziazione di questi contratti complessi.
Tipi di contratti di licenza
| Tipo di licenza | Oggetto | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Licenza di brevetto | Diritto di sfruttare un'invenzione brevettata | Registrazione IPI possibile; durata max. 20 anni |
| Licenza di marchio | Diritto di utilizzare un marchio registrato | Controllo di qualità obbligatorio per proteggere il marchio |
| Licenza di know-how | Diritto di utilizzare informazioni riservate (know-how) | Nessun registro pubblico; riservatezza cruciale |
| Licenza software | Diritto di utilizzare un programma informatico | EULA, SaaS, open-source: regimi molto diversi |
| Licenza incrociata | Scambio reciproco di diritti tra le parti | Frequente in R&D e nei consorzi tecnologici |
Struttura e clausole essenziali di un contratto di licenza
- Oggetto della licenza: identificazione precisa dei diritti licenziati (numero di brevetto, elenco di marchi, descrizione del know-how)
- Estensione della licenza: esclusiva o non esclusiva, territorio/i, ambiti d'uso, durata
- Royalties: royalties fisse, variabili (% sul fatturato), pagamento minimo garantito (MG), upfront fee, milestone payments
- Sublicenze: autorizzazione o meno di sub-licenziare a terzi
- Miglioramenti e back-licensing: sorte dei miglioramenti sviluppati dal licenziatario
- Garanzie del concedente: garanzia di titolarità, garanzia contro i terzi, ecc.
- Obblighi del licenziatario: utilizzo effettivo, riservatezza, rendiconti sulle vendite
- Risoluzione: cause di risoluzione, effetti post-contrattuali
- Risoluzione delle controversie: arbitrato commerciale (SCAI, CCI) o foro svizzero
Le royalties di licenza: calcolo e struttura
Le royalties sono la principale contropartita del concedente. Le strutture più comuni:
- Royalty running: percentuale sul fatturato del licenziatario relativo ai prodotti licenziati (generalmente 1-10% a seconda del settore)
- Lump sum: pagamento unico forfettario alla firma
- Minimo garantito: royalty minima da pagare dal licenziatario anche se le vendite sono basse
- Milestone payments: pagamenti collegati al raggiungimento di obiettivi (sviluppo, omologazione, lancio commerciale)
Per i gruppi multinazionali, le royalties intra-gruppo devono rispettare il principio della libera concorrenza (arm's length) secondo le linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, pena una rettifica fiscale.
Trasferimento di tecnologia: aspetti pratici
Un contratto di trasferimento di tecnologia va oltre una semplice licenza: implica la trasmissione attiva del know-how che permette al licenziatario di padroneggiare e sfruttare la tecnologia. Include tipicamente:
- Formazione tecnica del personale del licenziatario
- Documentazione tecnica completa (piani, specifiche, manuali)
- Assistenza tecnica durante un periodo di avviamento
- Accesso ai futuri miglioramenti della tecnologia
Questi contratti sono frequenti nei settori farmaceutico, agroalimentare, meccanica di precisione e nelle tecnologie dell'informazione.
Qual è la differenza tra una licenza esclusiva e una non esclusiva?
In una licenza esclusiva, il licenziatario è l'unico a poter sfruttare il diritto licenziato nel territorio e nella durata convenuti. Il concedente stesso può essere escluso se ciò è espressamente stipulato. In una licenza non esclusiva, il concedente può concedere altre licenze a terzi e continuare a utilizzare il diritto egli stesso. Le licenze esclusive danno generalmente luogo a royalties più elevate.
Le royalties di licenza sono deducibili fiscalmente in Svizzera?
Sì. Le royalties di licenza versate da una società svizzera sono generalmente deducibili come costi d'esercizio, a condizione che corrispondano a prestazioni reali e che il prezzo sia conforme al principio della libera concorrenza (arm's length principle). L'AFC sorveglia i prezzi di trasferimento tra società collegate. Le royalties ricevute sono soggette all'imposta sull'utile.
Il contratto di licenza deve essere registrato per essere opponibile ai terzi?
In materia di brevetti, la registrazione della licenza nel Registro dei brevetti (IPI) è facoltativa ma raccomandata per l'opponibilità ai terzi. Per i marchi, la registrazione della licenza nel Registro dei marchi è anch'essa facoltativa. Senza registrazione, la licenza non può essere opposta a un terzo di buona fede che acquisti successivamente il diritto licenziato.
Cosa succede se il concedente fallisce durante la durata della licenza?
In caso di fallimento del concedente, la sorte del contratto di licenza dipende dalla scelta dell'amministrazione fallimentare. Essa può mantenere o risolvere il contratto. Se il contratto è risolto, il licenziatario può avere crediti risarcitori, ma questi sono soggetti alle procedure fallimentari. È importante prevedere nel contratto disposizioni che proteggano il licenziatario in caso di insolvenza del concedente.
È possibile includere restrizioni territoriali in un contratto di licenza?
Sì, le restrizioni territoriali (limitare la licenza alla Svizzera, all'Europa, a un settore geografico) sono generalmente valide e comuni. Tuttavia, se queste restrizioni hanno l'effetto di compartimentare i mercati e di limitare significativamente la concorrenza, possono ricadere sotto il diritto dei cartelli (LCart in Svizzera). Le restrizioni sui prezzi di rivendita sono particolarmente delicate.