Der Lizenzvertrag im schweizerischen Recht
Der Lizenzvertrag ist das rechtliche Instrument, durch das der Inhaber eines Rechts des geistigen Eigentums (Patent, Marke, Urheberrecht, Know-how) einem Dritten gestattet, dieses Recht unter bestimmten Bedingungen zu nutzen, in der Regel gegen eine Gebühr (Royalty). Der Technologietransfer ist eine besondere Form der Lizenz, die Technologien, Verfahren oder industrielles Know-how betrifft. PBM Avocats begleitet Unternehmen in Genf und Lausanne bei der Strukturierung und Verhandlung dieser komplexen Verträge.
Arten von Lizenzverträgen
| Lizenzart | Gegenstand | Merkmale |
|---|---|---|
| Patentlizenz | Recht zur Nutzung einer patentierten Erfindung | IGE-Eintragung möglich; max. Dauer 20 Jahre |
| Markenlizenz | Recht zur Nutzung einer eingetragenen Marke | Obligatorische Qualitätskontrolle zum Schutz der Marke |
| Know-how-Lizenz | Recht zur Nutzung vertraulicher Informationen | Kein öffentliches Register; Vertraulichkeit entscheidend |
| Softwarelizenz | Recht zur Nutzung eines Computerprogramms | EULA, SaaS, Open-Source: sehr unterschiedliche Regelungen |
| Kreuzlizenz | Gegenseitiger Austausch von Rechten zwischen Parteien | Häufig in F&E und in Technologiekonsortien |
Struktur und wesentliche Klauseln eines Lizenzvertrags
- Gegenstand der Lizenz: genaue Identifizierung der lizenzierten Rechte (Patentnummer, Markenliste, Know-how-Beschreibung)
- Umfang der Lizenz: exklusiv oder nicht-exklusiv, Gebiet(e), Nutzungsbereiche, Dauer
- Lizenzgebühren: feste Royalties, variable (% des Umsatzes), garantiertes Minimum (MG), Upfront Fee, Meilensteinzahlungen
- Unterlizenzen: Erlaubnis oder Verbot der Unterlizenzierung an Dritte
- Verbesserungen und Back-Licensing: Schicksal der vom Lizenznehmer entwickelten Verbesserungen
- Garantien des Lizenzgebers: Inhaberschaftsgarantie, Garantie gegenüber Dritten usw.
- Pflichten des Lizenznehmers: tatsächliche Nutzung, Vertraulichkeit, Verkaufsberichte
- Kündigung: Kündigungsgründe, nachvertragliche Wirkungen
- Streitbeilegung: Handelsschiedsgerichtsbarkeit (SCAI, ICC) oder Schweizer Gerichtsstand
Lizenzgebühren: Berechnung und Struktur
Lizenzgebühren (Royalties) sind die Hauptgegenleistung des Lizenzgebers. Die häufigsten Strukturen:
- Laufende Royalty: Prozentsatz des Umsatzes des Lizenznehmers aus lizenzierten Produkten (in der Regel 1-10% je nach Branche)
- Pauschalsumme: einmalige Pauschalzahlung bei Unterzeichnung
- Garantiertes Minimum: vom Lizenznehmer zu zahlende Mindestroyalty auch bei niedrigen Verkäufen
- Meilensteinzahlungen: an die Erreichung von Zielen geknüpfte Zahlungen (Entwicklung, Zulassung, Markteinführung)
Für multinationale Konzerne müssen konzerninterne Lizenzgebühren dem Fremdvergleichsprinzip (Arm's Length) gemäss den OECD-Verrechnungspreisleitlinien entsprechen, andernfalls drohen Steuerberichtigungen.
Technologietransfer: praktische Aspekte
Ein Technologietransfervertrag geht über eine einfache Lizenz hinaus: Er beinhaltet die aktive Übertragung des Know-hows, das dem Lizenznehmer ermöglicht, die Technologie zu beherrschen und zu nutzen. Er umfasst typischerweise:
- Technische Schulung des Personals des Lizenznehmers
- Vollständige technische Dokumentation (Pläne, Spezifikationen, Handbücher)
- Technische Unterstützung während einer Anlaufphase
- Zugang zu künftigen Verbesserungen der Technologie
Diese Verträge sind in den Bereichen Pharmazeutik, Lebensmittel, Feinmechanik und Informationstechnologie häufig.
Was ist der Unterschied zwischen einer exklusiven und einer nicht-exklusiven Lizenz?
Bei einer exklusiven Lizenz ist der Lizenznehmer der Einzige, der das lizenzierte Recht im vereinbarten Gebiet und für die vereinbarte Dauer nutzen darf. Der Lizenzgeber selbst kann ausgeschlossen sein, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. Bei einer nicht-exklusiven Lizenz kann der Lizenzgeber anderen Dritten weitere Lizenzen erteilen und das Recht selbst weiterhin nutzen. Exklusive Lizenzen führen in der Regel zu höheren Lizenzgebühren.
Sind Lizenzgebühren in der Schweiz steuerlich abzugsfähig?
Ja. Von einer Schweizer Gesellschaft geleistete Lizenzgebühren sind in der Regel als Betriebsausgaben abzugsfähig, sofern sie tatsächlichen Leistungen entsprechen und der Preis dem Fremdvergleichsprinzip (Arm's Length Principle) entspricht. Die ESTV überwacht die Verrechnungspreise zwischen verbundenen Gesellschaften. Erhaltene Lizenzgebühren unterliegen der Gewinnsteuer.
Muss der Lizenzvertrag eingetragen werden, um Dritten gegenüber wirksam zu sein?
Im Patentbereich ist die Eintragung der Lizenz im Patentregister (IGE) fakultativ, aber für die Wirksamkeit gegenüber Dritten empfohlen. Für Marken ist die Eintragung der Lizenz im Markenregister ebenfalls fakultativ. Ohne Eintragung kann die Lizenz einem gutgläubigen Dritten, der das lizenzierte Recht nachträglich erwirbt, nicht entgegengehalten werden.
Was geschieht, wenn der Lizenzgeber während der Laufzeit der Lizenz Konkurs geht?
Im Konkursfall des Lizenzgebers hängt das Schicksal des Lizenzvertrags von der Entscheidung der Konkursverwaltung ab. Sie kann den Vertrag aufrechterhalten oder kündigen. Wenn der Vertrag gekündigt wird, kann der Lizenznehmer Schadenersatzforderungen haben, aber diese unterliegen den Konkursverfahren. Es ist wichtig, im Vertrag Bestimmungen vorzusehen, die den Lizenznehmer bei Insolvenz des Lizenzgebers schützen.
Können territoriale Beschränkungen in einen Lizenzvertrag aufgenommen werden?
Ja, territoriale Beschränkungen (Beschränkung der Lizenz auf die Schweiz, Europa oder ein geografisches Gebiet) sind in der Regel gültig und üblich. Wenn diese Beschränkungen jedoch dazu führen, Märkte abzuschotten und den Wettbewerb erheblich einzuschränken, können sie dem Kartellrecht unterliegen (KG in der Schweiz). Preisbindungsklauseln sind besonders sensibel.