Le contrat de licence en droit suisse
Le contrat de licence est le mécanisme juridique par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle (brevet, marque, droit d'auteur, savoir-faire) autorise un tiers à utiliser ce droit dans certaines conditions, généralement en échange d'une redevance (royalty). Le transfert de technologie est une forme particulière de licence portant sur des technologies, procédés ou savoir-faire industriels. PBM Avocats accompagne les entreprises à Genève et Lausanne dans la structuration et la négociation de ces contrats complexes.
Types de contrats de licence
| Type de licence | Objet | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Licence de brevet | Droit d'exploiter une invention brevetée | Enregistrement IPI possible ; durée max. 20 ans |
| Licence de marque | Droit d'utiliser une marque enregistrée | Contrôle qualité obligatoire pour protéger la marque |
| Licence de savoir-faire | Droit d'utiliser des informations confidentielles (know-how) | Pas de registre public ; confidentialité cruciale |
| Licence de logiciel | Droit d'utiliser un programme informatique | EULA, SaaS, open-source : régimes très différents |
| Licence croisée | Échange réciproque de droits entre parties | Fréquent en R&D et dans les consortiums technologiques |
Structure et clauses essentielles d'un contrat de licence
- Objet de la licence : identification précise des droits licenciés (numéro de brevet, liste de marques, description du know-how)
- Étendue de la licence : exclusive ou non exclusive, territoire(s), domaines d'utilisation, durée
- Redevances : royalties fixes, variables (% sur le CA), paiement minimum garanti (MG), upfront fee, milestone payments
- Sublicences : autorisation ou non de sous-licencier à des tiers
- Améliorations et back-licensing : sort des améliorations développées par le licencié
- Garanties du concédant : garantie de titularité, garantie contre les tiers, etc.
- Obligations du licencié : utilisation effective, confidentialité, rapports de vente
- Résiliation : causes de résiliation, effets post-contractuels
- Règlement des litiges : arbitrage commercial (SCAI, CCI) ou for suisse
Les redevances de licence : calcul et structure
Les redevances (royalties) sont la contrepartie principale du concédant. Leurs structures les plus courantes :
- Royalty running : pourcentage sur le chiffre d'affaires du licencié lié aux produits licenciés (généralement 1-10% selon le secteur)
- Lump sum : paiement unique forfaitaire à la signature
- Minimum garanti : royalty minimum à payer par le licencié même si les ventes sont faibles
- Milestone payments : paiements liés à l'atteinte d'objectifs (développement, homologation, lancement commercial)
Pour les groupes multinationaux, les redevances intra-groupe doivent respecter le principe de pleine concurrence (arm's length) selon les directives OCDE sur les prix de transfert, sous peine de redressement fiscal.
Transfert de technologie : aspects pratiques
Un contrat de transfert de technologie va au-delà d'une simple licence : il implique la transmission active du savoir-faire permettant au licencié de maîtriser et exploiter la technologie. Il inclut typiquement :
- Formation technique du personnel du licencié
- Documentation technique complète (plans, spécifications, manuels)
- Assistance technique pendant une période de démarrage
- Accès aux améliorations futures de la technologie
Ces contrats sont fréquents dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, mécanique de précision et les technologies de l'information.
Quelle est la différence entre une licence exclusive et non exclusive ?
Dans une licence exclusive, le licencié est le seul à pouvoir exploiter le droit licencié dans le territoire et la durée convenus. Le concédant lui-même peut être exclu si cela est expressément stipulé. Dans une licence non exclusive, le concédant peut accorder d'autres licences à d'autres tiers et continuer à utiliser le droit lui-même. Les licences exclusives donnent généralement lieu à des redevances plus élevées.
Les redevances de licence sont-elles déductibles fiscalement en Suisse ?
Oui. Les redevances de licence versées par une société suisse sont généralement déductibles en tant que charges d'exploitation, sous réserve qu'elles correspondent à des prestations réelles et que le prix soit conforme au principe de pleine concurrence (arm's length principle). L'AFC surveille les prix de transfert entre sociétés liées. Les redevances reçues sont soumises à l'impôt sur le bénéfice.
Le contrat de licence doit-il être enregistré pour être opposable aux tiers ?
En matière de brevets, l'enregistrement de la licence au Registre des brevets (IPI) est facultatif mais recommandé pour l'opposabilité aux tiers. Pour les marques, l'enregistrement de la licence au Registre des marques est également facultatif. Sans enregistrement, la licence ne peut pas être opposée à un tiers de bonne foi qui acquiert le droit licencié ultérieurement.
Que se passe-t-il si le concédant fait faillite pendant la durée de la licence ?
En cas de faillite du concédant, le sort du contrat de licence dépend du choix de l'administration de la faillite. Elle peut maintenir ou résilier le contrat. Si le contrat est résilié, le licencié peut avoir des créances en dommages-intérêts, mais celles-ci sont soumises aux procédures de faillite. Il est important de prévoir dans le contrat des dispositions protégeant le licencié en cas d'insolvabilité du concédant.
Peut-on inclure des restrictions territoriales dans un contrat de licence ?
Oui, des restrictions territoriales (limiter la licence à la Suisse, à l'Europe, à un secteur géographique) sont généralement valides et courantes. Cependant, si ces restrictions ont pour effet de cloisonner les marchés et de restreindre la concurrence de manière significative, elles peuvent tomber sous le coup du droit des cartels (LCart en Suisse). Les restrictions de prix de revente sont particulièrement sensibles.