El contrato de licencia en el derecho suizo
El contrato de licencia es el mecanismo jurídico por el que el titular de un derecho de propiedad intelectual (patente, marca, derecho de autor, know-how) autoriza a un tercero a utilizar ese derecho en ciertas condiciones, generalmente a cambio de una royalty. La transferencia de tecnología es una forma particular de licencia que versa sobre tecnologías, procesos o know-how industriales. PBM Avocats acompaña a las empresas en Ginebra y Lausana en la estructuración y negociación de estos contratos complejos.
Tipos de contratos de licencia
| Tipo de licencia | Objeto | Características |
|---|---|---|
| Licencia de patente | Derecho a explotar una invención patentada | Registro IPI posible; duración máx. 20 años |
| Licencia de marca | Derecho a usar una marca registrada | Control de calidad obligatorio para proteger la marca |
| Licencia de know-how | Derecho a usar información confidencial | Sin registro público; confidencialidad crucial |
| Licencia de software | Derecho a usar un programa informático | EULA, SaaS, open-source: regímenes muy diferentes |
| Licencia cruzada | Intercambio recíproco de derechos entre partes | Frecuente en I+D y consorcios tecnológicos |
Estructura y cláusulas esenciales de un contratoo de licencia
- Objeto de la licencia: identificación precisa de los derechos licenciados (número de patente, lista de marcas, descripción del know-how)
- Alcance de la licencia: exclusiva o no exclusiva, territorio(s), ámbitos de uso, duración
- Royalties: fijas, variables (% sobre el CA), pago mínimo garantizado (MG), upfront fee, milestone payments
- Sublicencias: autorización o no de sublicenciar a terceros
- Mejoras y back-licensing: destino de las mejoras desarrolladas por el licenciatario
- Garantías del concedente: garantía de titularidad, garantía frente a terceros, etc.
- Obligaciones del licenciatario: uso efectivo, confidencialidad, informes de ventas
- Rescisión: causas de rescisión, efectos post-contractuales
- Resolución de litigios: arbitraje comercial (SCAI, CCI) o fuero suizo
Las royalties de licencia: cálculo y estructura
Las royalties son la contraprestación principal del concedente. Sus estructuras más habituales:
- Royalty running: porcentaje sobre el volumen de negocio del licenciatario ligado a los productos licenciados (generalmente 1-10% según el sector)
- Lump sum: pago único a tanto alzado a la firma
- Mínimo garantizado: royalty mínima a pagar por el licenciatario aunque las ventas sean bajas
- Milestone payments: pagos vinculados al logro de objetivos (desarrollo, homologación, lanzamiento comercial)
Para los grupos multinacionales, las royalties intragrupo deben respetar el principio de plena competencia (arm's length) según las directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, so pena de regularización fiscal.
Transferencia de tecnología: aspectos prácticos
Un contrato de transferencia de tecnología va más allá de una simple licencia: implica la transmisión activa del know-how permitiendo al licenciatario dominar y explotar la tecnología. Incluye típicamente:
- Formación técnica del personal del licenciatario
- Documentación técnica completa (planos, especificaciones, manuales)
- Asistencia técnica durante un período de arranque
- Acceso a las mejoras futuras de la tecnología
¿Cuál es la diferencia entre una licencia exclusiva y no exclusiva?
En una licencia exclusiva, el licenciatario es el único que puede explotar el derecho licenciado en el territorio y la duración convenidos. El propio concedente puede quedar excluido si así se estipula expresamente. En una licencia no exclusiva, el concedente puede otorgar otras licencias a otros terceros y continuar utilizando el derecho él mismo. Las licencias exclusivas generalmente dan lugar a royalties más elevados.
¿Son las royalties de licencia fiscalmente deducibles en Suiza?
Sí. Las royalties de licencia pagadas por una sociedad suiza son generalmente deducibles como gastos de explotación, siempre que correspondan a prestaciones reales y que el precio sea conforme al principio de plena competencia (arm's length principle). La AFC supervisa los precios de transferencia entre sociedades vinculadas. Las royalties recibidas están sujetas al impuesto sobre beneficios.
¿Debe registrarse el contrato de licencia para ser oponible a terceros?
En materia de patentes, el registro de la licencia en el Registro de patentes (IPI) es facultativo pero recomendable para la oponibilidad frente a terceros. Para las marcas, el registro de la licencia en el Registro de marcas también es facultativo. Sin registro, la licencia no puede oponerse a un tercero de buena fe que adquiera el derecho licenciado posteriormente.
¿Qué ocurre si el concedente quiebra durante la vigencia de la licencia?
En caso de quiebra del concedente, el destino del contrato de licencia depende de la elección de la administración de la quiebra. Esta puede mantener o rescindir el contrato. Si el contrato se rescinde, el licenciatario puede tener créditos por daños y perjuicios, pero estos están sujetos a los procedimientos de quiebra. Es importante prever en el contrato disposiciones que protejan al licenciatario en caso de insolvencia del concedente.
¿Pueden incluirse restricciones territoriales en un contratoo de licencia?
Sí, las restricciones territoriales (limitar la licencia a Suiza, a Europa, a un sector geográfico) son generalmente válidas y habituales. Sin embargo, si estas restricciones tienen el efecto de compartimentar los mercados y restringir la competencia de manera significativa, pueden caer bajo el derecho de cárteles (LCart en Suiza). Las restricciones de precios de reventa son particularmente sensibles.