O contrato de licença no direito suíço
O contrato de licença é o mecanismo jurídico pelo qual o titular de um direito de propriedade intelectual (patente, marca, direito de autor, know-how) autoriza um terceiro a utilizar esse direito em determinadas condições, geralmente em troca de uma royalty. A transferência de tecnologia é uma forma particular de licença que incide sobre tecnologias, processos ou know-how industriais. PBM Avocats acompanha as empresas em Genebra e Lausana na estruturação e negociação destes contratos complexos.
Tipos de contratos de licença
| Tipo de licença | Objeto | Características |
|---|---|---|
| Licença de patente | Direito de explorar uma invenção patenteada | Registo IPI possível; duração máx. 20 anos |
| Licença de marca | Direito de utilizar uma marca registada | Controlo de qualidade obrigatório para proteger a marca |
| Licença de know-how | Direito de utilizar informações confidenciais | Sem registo público; confidencialidade crucial |
| Licença de software | Direito de utilizar um programa informático | EULA, SaaS, open-source: regimes muito diferentes |
| Licença cruzada | Troca recíproca de direitos entre partes | Frequente em I&D e consórcios tecnológicos |
Estrutura e cláusulas essenciais de um contrato de licença
- Objeto da licença: identificação precisa dos direitos licenciados (número de patente, lista de marcas, descrição do know-how)
- Alcance da licença: exclusiva ou não exclusiva, território(s), domínios de utilização, duração
- Royalties: fixas, variáveis (% sobre o CA), pagamento mínimo garantido (MG), upfront fee, milestone payments
- Sublicenças: autorização ou não de sublicenciar a terceiros
- Melhorias e back-licensing: destino das melhorias desenvolvidas pelo licenciado
- Garantias do concedente: garantia de titularidade, garantia contra terceiros, etc.
- Obrigações do licenciado: utilização efetiva, confidencialidade, relatórios de vendas
- Rescisão: causas de rescisão, efeitos pós-contratuais
- Resolução de litígios: arbitragem comercial (SCAI, CCI) ou foro suíço
As royalties de licença: cálculo e estrutura
As royalties são a contrapartida principal do concedente. As suas estruturas mais correntes:
- Royalty running: percentagem sobre o volume de negócios do licenciado ligado aos produtos licenciados (geralmente 1-10% consoante o setor)
- Lump sum: pagamento único forfetário na assinatura
- Mínimo garantido: royalty mínima a pagar pelo licenciado mesmo que as vendas sejam baixas
- Milestone payments: pagamentos ligados à concretização de objetivos (desenvolvimento, homologação, lançamento comercial)
Para os grupos multinacionais, as royalties intragrupo devem respeitar o princípio de plena concorrência (arm's length) segundo as diretrizes da OCDE sobre os preços de transferência, sob pena de regularização fiscal.
Transferência de tecnologia: aspetos práticos
Um contrato de transferência de tecnologia vai além de uma simples licença: implica a transmissão ativa do know-how permitindo ao licenciado dominar e explorar a tecnologia. Inclui tipicamente:
- Formação técnica do pessoal do licenciado
- Documentação técnica completa (plantas, especificações, manuais)
- Assistência técnica durante um período de arranque
- Acesso às melhorias futuras da tecnologia
Qual é a diferença entre uma licença exclusiva e não exclusiva?
Numa licença exclusiva, o licenciado é o único a poder explorar o direito licenciado no território e na duração acordados. O próprio concedente pode ser excluído se tal estiver expressamente estipulado. Numa licença não exclusiva, o concedente pode conceder outras licenças a outros terceiros e continuar a utilizar o direito ele próprio. As licenças exclusivas geralmente dão lugar a royalties mais elevadas.
As royalties de licença são fiscalmente dedutíveis na Suíça?
Sim. As royalties de licença pagas por uma sociedade suíça são geralmente dedutíveis como encargos de exploração, desde que correspondam a prestações reais e que o preço seja conforme ao princípio de plena concorrência (arm's length principle). A AFC supervisiona os preços de transferência entre sociedades ligadas. As royalties recebidas estão sujeitas ao imposto sobre o rendimento.
O contrato de licença deve ser registado para ser oponível a terceiros?
Em matéria de patentes, o registo da licença no Registo de patentes (IPI) é facultativo mas recomendado para a oponibilidade a terceiros. Para as marcas, o registo da licença no Registo de marcas é também facultativo. Sem registo, a licença não pode ser oposta a um terceiro de boa-fé que adquira o direito licenciado posteriormente.
O que acontece se o concedente falir durante a vigência da licença?
Em caso de falência do concedente, o destino do contrato de licença depende da escolha da administração da falência. Esta pode manter ou rescindir o contrato. Se o contrato for rescindido, o licenciado pode ter créditos de indemnização, mas estes estão sujeitos aos procedimentos de falência. É importante prever no contrato disposições que protejam o licenciado em caso de insolvência do concedente.
Podem ser incluídas restrições territoriais num contrato de licença?
Sim, restrições territoriais (limitar a licença à Suíça, à Europa, a um setor geográfico) são geralmente válidas e correntes. No entanto, se estas restrições tiverem o efeito de compartimentar os mercados e restringir a concorrência de forma significativa, podem cair sob o direito dos cartéis (LCart na Suíça). As restrições de preços de revenda são particularmente sensíveis.